Le Cabinet propose un petit guide des bonnes pratiques pour un usage de sa marque dans le web 3.0.
 
Comment protéger sa marque ?
 
Pour être protégée, une marque doit faire l'objet d'un dépôt auprès d’un Office (à titre d'exemple, l’INPI en France). Conformément au principe de spécialité, un signe n'est protégé que pour les produits et services visés dans ce dépôt.

En cas de commercialisation de produits ou services dans le métavers :

• Un nouveau dépôt de marque pourrait être envisagé pour désigner lesdits produits/services de nature virtuelle
• Cette marque devra alors faire l'objet d'un usage sérieux dans le métavers (à tout le moins pour des produits/services virtuels) au risque que sa déchéance pour défaut d'exploitation soit sollicitée après 5 ans.
• Un nouveau dépôt ne serait en principe pas indispensable pour les marques de renommées puisque leur protection s'étend au-delà du dépôt initial.

L'intérêt d'un tel dépôt ?

Pour exploiter sereinement sa marque dans le métavers et se prémunir de toutes éventuelles contrefaçons. Plusieurs sociétés ont déjà pris l'initiative de déposer de nouvelles marques : Paris Saint-Germain, McDonald’s, Nike, Saint Laurent …

Comment exploiter sa marque ?

En cas de licence ou de cession de marques, il serait nécessaire de prêter attention sur la rédaction des contrats.

• Pour les contrats en cours : ces derniers devraient inclure une exploitation possible des produits/services dans le métavers. A défaut, ils devraient être adaptés par un avenant dédié.
• Pour les contrats à venir : ils devraient viser expressément une telle exploitation.

L'exploitation commerciale d'une création dans le métavers nécessite l'autorisation préalable de son auteur - ce dernier devra donc accepter que son œuvre soit exploitée dans ce contexte et fasse l'objet de la monétisation adaptée.

Comment défendre sa marque ?

Si la marque n'a pas fait l'objet d'un nouveau dépôt et n'est protégée que pour des produits/services physiques, il sera nécessaire de démontrer que ces produits/services sont similaires aux virtuels et de caractériser ainsi l'existence d'un risque de confusion.

Il devrait en être différemment en présence d’une marque de renommée dès lors que l’usage du signe litigieux est effectué sans juste motif et tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
 
S'agissant des actes incriminés, il conviendra enfin de démontrer qu'il existe bien un usage à titre de marque dans la vie des affaires.