Diego A. Maradona - joueur de foot argentin mondialement connu - était titulaire de la marque verbale éponyme pour désigner des vêtements, produits cosmétiques ou des services de restauration.

A la suite de son décès en 2020, une société a soutenu que Diego Maradona lui avait cédé sa marque de son vivant et a donc procédé à l'inscription de cette cession de marque auprès de l'Office européen.

Mais les héritiers de Diego Maradona s'y sont fermement opposés au motif qu'aucun document ou mandat valide n'est produit par la société pour justifier de la réalité de cette cession.

𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹'𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲́𝗲𝗻𝗻𝗲

Pour justifier de la cession de marque, la société se prévalait de deux conventions "d'exploitation de la marque" et "d'usage de la marque" - signées par Diego Maradona - qui lui permettraient d'enregistrer de nouvelles marques et d'utiliser librement la marque contestée.

Les juges suivent la position des héritiers et invalident l'inscription du transfert de la marque :

➡ Par application des textes (not. article 20 du règlement européen sur la marque de l'UE), une cession de marque doit respecter un formalisme strict.

➡ Les autorisations d'exploitation de la marque produites par la société et signées par Diego Maradona, ne justifient pas formellement d'une cession de marque.

➡ Si la société bénéficierait d'une autorisation de "disposer" de la marque, cela n'a aucune incidence dans la mesure où les conditions de forme d'une cession de marque ne sont pas respectées.

𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝘀

Une cession de marque permet d'opérer un transfert de propriété. Elle doit être inscrite auprès de l'Office d'enregistrement concerné (l'INPI en France / l'EUIPO au niveau de l'UE).

Pour être valablement admise, cette cession doit reposer sur un acte écrit, signé par les parties, contenant notamment les mentions suivantes :

▶ le numéro d'enregistrement de la marque,

▶ les produits/services sur lesquels porte le transfert,

▶ des informations précises sur l'identité du nouveau titulaire.

𝗔 𝗻𝗼𝘁𝗲𝗿

En France, la Cour d'appel de Colmar a très récemment jugé qu'une société ne pouvait pas agir en contrefaçon sur le fondement d'une marque, qu'elle avait pourtant acquise lors du rachat d'une société.

L'acte de cession revendiqué ne permettait effectivement pas d'identifier la marque en question (aucun numéro d'enregistrement n'était mentionné).

Tribunal de l'Union Européenne, 7 novembre 2023, T 299/22