La société américaine The FEED.COM a assigné la société FEED (devenue OKR) et son fondateur en contrefaçon.

Elle leur reprochait d'exploiter les marques "Feed" et "Feed.Smartfood" depuis 2016 qui portent atteinte, selon elle, à sa marque antérieure de l'Union européenne "The Feed" déposée en 2013.

En défense, la prescription de l'action était invoquée. La déchéance de la marque antérieure avait également été challengée car non exploitée, mais la marque a été partiellement sauvée.

𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 – 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐟𝐚𝐜̧𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐬𝐞́𝐞

➡️ Sur la prescription : les défendeurs devaient démontrer que la société THE FEED.COM avait connaissance des usages litigieux depuis plus de cinq ans.

Cette preuve n'est pas rapportée : bien que titulaire d’une marque de l’UE, la société américaine n’était pas tenue de procéder à une veille régulière des marques de son secteur. Rien ne démontre qu'elle avait donc connu les marques contestées.

➡️ Les marques "Feed" et "The Feed" présentent des ressemblances et désignent des produits similaires, faisant que le public peut se méprendre sur leur origine. Les marques sont annulées et la contrefaçon caractérisée.

Le tribunal rappelle qu’il importe peu que la société américaine ne commercialise pas ses produits en France puisque l’analyse de la contrefaçon s’opère exclusivement au regard des enregistrements des marques.

➡️ Le fondateur est également condamné pour avoir personnellement utilisé le signe "Feed" sur son site internet, ses réseaux sociaux ainsi que dans son ouvrage, engageant sa responsabilité in solidum avec sa société.

𝐃𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐬

Avant d'adopter une marque, il est recommandé de s'assurer de sa disponibilité par une recherche d'antériorités.

Toute marque antérieure de l’Union européenne est pleinement opposable, y compris en France, même si son titulaire est étranger ou n'y exerce aucune activité commerciale.

Cette recherche est primordiale : elle permet d'éviter les procédures d'opposition lors du dépôt, mais également et surtout les actions en contrefaçon pouvant être engagées plus tard lorsque la marque est bien établie.

En cas de condamnation, les conséquences peuvent être lourdes : interdiction d'exploiter la marque, obligation d’un rebranding complet, frais associés.

Lorsque la marque contestée existe depuis plusieurs années, la prescription ou la forclusion par tolérance peuvent être invoquées en défense lorsque le titulaire a laissé coexister les deux marques en connaissance de cause. Ces arguments sont néanmoins appréciés avec exigence, comme en témoigne cette décision.