Une holding collaborait avec un cabinet de conseil pour proposer ses services sous la marque SYMETRIE DES ATTENTIONS.

Après la fin de leur partenariat, constatant que le cabinet continuait à utiliser cette marque dans un article, la holding l'a assigné en contrefaçon.

𝐏𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥 - 𝐫𝐞𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬

𝐀𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐮𝐯𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐞́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞

➡️ La holding invoquait une marque semi-figurative (un logo) dont elle ne semblait pas être titulaire.

➡️ Le certificat d’enregistrement de cette marque démontrait que cette marque appartenait en réalité à la filiale de cette holding.

➡️ Aucune preuve n’a été produite pour démontrer que la propriété de la marque aurait été transférée au profit de la holding.

𝐌𝐞̂𝐦𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐞́, 𝐩𝐚𝐬 𝐝'𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐟𝐚𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭

➡️ La marque n'était ici mentionnée que pour désigner un concept marketing et non pour identifier une offre de services du cabinet de conseil.

L'usage contesté ne constituait donc pas un acte de contrefaçon.

𝐀 𝐧𝐨𝐭𝐞𝐫

Le tribunal a condamné la holding à 4 500 € d'amende pour abus de droit, estimant qu’elle avait tenté de l'induire en erreur en affirmant être à l’origine du dépôt de la marque revendiquée.

Elle ne pouvait ignorer ni occulter le fait que cette marque avait en réalité été déposée par sa filiale.

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥𝐬

Pour revendiquer et défendre une marque, il est nécessaire de démontrer que l'on en est bien titulaire et/ou que l'on est recevable à agir. À défaut, toute action en contrefaçon peut être rejetée.

Pour éviter toute difficulté, il est recommandé de :

➡️ 𝐕𝐞́𝐫𝐢𝐟𝐢𝐞𝐫 𝐞𝐭 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐞́ : Avant d'agir en justice, s’assurer que l’entreprise détient bien la marque en consultant les registres officiels (INPI, EUIPO) et les contrats. Sans titre officiel, impossible d'engager une action.

➡️ 𝐑𝐞́𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐬 : Si la marque appartient à une holding, une filiale, un associé ou un tiers, il est impératif de formaliser une cession ou une licence de marque et de l’inscrire auprès de l'office concerné.

➡️ 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐬 : Préciser dans le contrat les conditions permettant au licencié d'agir en justice (une spécificité existe pour les licenciés exclusifs).

Sans un titre de propriété formellement enregistré, une entreprise ne peut ni faire valoir ses droits, ni défendre sa marque contre les atteintes de tiers par le biais d'une action contrefaçon et ce, même si elle exploite régulièrement cette marque sous son nom.Activez pour voir l’image en plus grand.